【百一案评】涉案专利实施期间跨越新旧专利法——如何确定报酬金额

作者: 发表日期:2020-09-11 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

裁判要点

本案系职务发明报酬纠纷,与专利实施期间相关,而专利实施期间具有持续性,如专利实施期间在专利法、专利法实施细则修改之前的,则适用修改前的专利法和实施细则;如专利实施期间在专利法、专利法实施细则修改之后的,则适用修改后的专利法和实施细则;如专利实施期间从专利法、专利法实施细则修改之前持续到修改之后的,依据修改前和修改后的相关法律规定,被告均应支付职务发明报酬的,则适用修改后的相关法律规定确定报酬金额。

案情简介

一审案号:(2018)沪73民初499号

二审案号:(2019)沪民终497号

上诉人(原审原告):陈海东
上诉人(原审被告):可口可乐饮料(上海)有限公司

上诉人陈海东因与上诉人可口可乐饮料(上海)有限公司(以下简称可口可乐上海公司)职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案,不服上海知识产权法院(2018)沪73民初499号民事判决,向上海市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉。

陈海东原系案外人上海申美饮料食品有限公司员工,因该公司浓缩液部于1999年被可口可乐(中国)饮料有限公司接管,故而陈海东劳动关系转入可口可乐(中国)饮料有限公司,此后因可口可乐(中国)饮料有限公司与可口可乐上海公司合并,陈海东成为其员工。在陈海东在职期间,与案外人林邦源共同发明了一项名称为“瓶”的外观设计专利,由可口可乐公司于2004年5月28日申请, 2005年1月5日得到授权,专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.5。

可口可乐上海公司制定了于2013年6月1日生效的《可口可乐饮料(上海)有限公司有关发明奖励和报酬的规定》。根据该规定于2015年8月5日,向陈海东发送邮件,告知将随本月工资向原告支付两个专利的职务发明现金奖励和报酬共计5,000元,其中包含涉案专利的奖励1,000元、报酬1,500元。2015年8月14日,陈海东回复邮件称,接受补发职务发明的现金奖励,但不接受补发职务发明的现金报酬,并认为该专利被可口可乐公司用于果粒橙等系列果汁饮料包装,而果粒橙等系列果汁饮料上市后销售规模巨大,可口可乐公司亦因此获得可观经济效益,但并未按照相关法律规定向其支付职务发明报酬。

争议焦点

上诉人陈海东的主张:

一、可口可乐上海公司系可口可乐公司独资子公司,陈海东为可口可乐上海公司在中国上海签订劳动合同的可口可乐公司员工,涉案专利证书上也显示专利权人为可口可乐公司,发明人为陈海东与案外人,故应由可口可乐公司支付职务发明报酬。

二、新果粒橙外观设计专利是对原果粒橙外观设计专利的继承与发展,可口可乐上海公司除支付原外观设计专利的职务发明报酬外,还应支付新果粒橙外观设计专利的职务发明报酬。而根据专利审查指南,从“一般消费者”角度,原果粒橙外观设计专利的上半部分与新果粒橙外观设计专利是相同的。

三、可口可乐公司是合并报表,包括中国大陆区域,也包括可口可乐上海公司,故可口可乐上海公司对涉案外观设计专利的职务发明报酬既有举证义务,也可以举证。现其不提供,理应承担举证不能的责任,依据可口可乐公司全球报表计算。

四、可口可乐上海公司是高新技术企业,享有相应税收减免政策,此也应体现在涉案外观设计专利的职务发明报酬中。

 

上诉人可口可乐上海公司的主张:

一、可口可乐上海公司不应向陈海东支付职务发明报酬,可口可乐上海公司没有实施涉案专利,也未因涉案专利获得许可费或其他直接经济利益;其于2007年更换了产品包装瓶型,停止了涉案专利的使用;陈海东的诉讼请求已过诉讼时效。

二、一审法院判决的职务发明报酬金额过高。果粒橙产品的外包装对于产品利润贡献度极小,且涉案专利实施期间较短。

 

二审法院认定:

对于陈海东的上诉主张:

一、是否应由可口可乐公司支付职务发明报酬

本案系职务发明创造奖励、报酬纠纷,涉案专利之专利权人虽系可口可乐公司,但陈海东系与可口可乐上海公司签订劳动合同,并在该公司工作期间完成涉案专利之创作,则在无其他相反证据的情况下,理应由可口可乐上海公司作为涉案职务发明报酬的支付义务主体。

 

二、新果粒橙产品包装是否亦实施了涉案专利

职务发明创造奖励、报酬纠纷所指的专利实施与专利侵权纠纷中所涉的侵权判定有所不同,前者与陈海东提出的新果粒橙产品所实施的专利系对涉案专利的继承和发展、从“一般消费者”角度两种产品外观上半部分相同等主张无涉,而一审判决对2007年、2011年、2017年相关产品包装瓶外观与涉案专利比较的相应阐释清晰准确,本院予以认同。因此,不能认定新果粒橙产品包装实施了涉案专利。

(一审法院认为, 2007年新上市的果粒橙包装瓶与涉案专利存在较大差异。专利瓶身大致分上下两部分,上部如橙形,表面布满凹凸不平的颗粒,下部类似圆柱形,瓶身底部中部内凹;而2007年上市的包装瓶瓶身大致分三部分,整体呈收腰设计,中部略窄,上部如橙形,下部如锯齿状,上下部表面均布满凹凸不平的颗粒,中部包裹有彩色包装纸,即两者瓶身中部及下部设计存在较大差异,陈海东主张2007年新包装瓶亦使用了涉案专利的观点,不能成立。同理,可口可乐上海公司提供的证据显示2011年更换的包装瓶、2017年使用的包装瓶与2007年的包装瓶也存在差异,与涉案专利亦存在较大差异,故陈海东主张2011年更换的包装瓶、2017年使用的包装瓶使用了涉案专利的观点,也不能成立。)

 

三、是否可根据可口可乐公司的全球报表计算职务发明报酬

陈海东所指职务发明创造奖励、报酬纠纷中由单位负担相应报酬的举证义务,并因之不履行而负担相应举证妨碍之责任,缺乏法律依据。同时,从陈海东提交的可口可乐公司年报中,难以看出涉案专利实施产品的销售情况或利润,即该年报与本案无关。

 

四、职务发明创造奖励、报酬的支付与支付义务主体是否享有税收减免政策无关,陈海东相应主张缺乏法律依据。综上,二审法院对陈海东相应上诉主张均不予支持。

 

对于可口可乐上海公司的上诉主张

一、可口可乐上海公司是否实施了涉案专利

可口可乐上海公司虽系独立法人,但在案事实表明,其与涉案专利专利权人系关联公司,且陈海东系其员工,并在其工作期间完成涉案专利之创作,而后又由其向陈海东发送邮件告知涉案专利奖励发放事宜,结合其他在案事实,足见涉案专利申请、实施等相关行为系可口可乐公司所涉的包括可口可乐上海公司在内的跨国企业的内部安排,该种内部安排无论是否涉及可口可乐上海公司从涉案专利中实际获益,均不影响作为陈海东雇主的可口可乐上海公司成为本案职务发明报酬支付义务主体的认定。

 

二、涉案专利实际停止使用的时间

陈海东于一审期间提交了生产时间标识为2011年、瓶盖未启封且实施了涉案专利的果粒橙产品,用以证明2007年后涉案专利仍在实施,亦于二审中对该产品之来源作出了相应合理解释,可口可乐上海公司虽对此提出质疑,但未能提供相应有效反证。据此,可以认定陈海东就相应事实之举证达到了高度盖然性之证明标准,反之可口可乐上海公司理应承担相应不利法律后果。

 

三、本案是否已过诉讼失效

基于前述,不能认定涉案专利于2007年起业已停止实施,且涉案专利何时终止实施与该专利发明人陈海东何时应当知晓其获取奖励、报酬的权利受到侵害无涉,一审判决相应阐释清晰准确,二审法院不再赘述。

(一审法院认定:涉案专利实施期间从专利法、专利法实施细则修改之前持续到修改之后,且无论依据修改前和修改后的相关法律规定,被告均应支付职务发明报酬,本案应适用修改后的专利法、专利法实施细则确定职务发明报酬金额。《专利法》第十六条规定,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。《专利法实施细则》第七十六条规定,被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。第七十八条规定,被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。
  综上可知,职务发明报酬支付可以通过约定方式行使,在无约定的情况下,可以每年支付,也可以一次性支付。本案中,涉案专利有效期至2014年5月27日,在专利有效期间内被告一直未向原告支付报酬,直至2015年8月可口可乐上海公司向陈海东支付涉案专利职务报酬1,500元。根据可口可乐上海公司有关发明奖励和报酬的规定,就职务发明创造是否以及何时提出专利申请以及对专利申请和专利权的维持和放弃等,公司有权自行决定,本案中没有证据表明2015年8月前陈海东知道或者应当知道自己的权利受到侵害。此后,2016年4月,原告就涉案专利报酬向上海市知识产权局提出纠纷调解请求,本案诉讼时效中断。上海市知识产权局于2016年7月作出专利纠纷调解请求不予立案通知书后,陈海东于2018年5月提起本案诉讼,其诉讼请求并未超过诉讼时效。)

 

四、报酬金额如何认定

二审法院认为,一审判决业已充分考虑涉案专利对于产品的利润贡献以及具体实施情况,结合其他相关因素酌情确定涉案职务发明报酬金额,于法有据,并无不当。可口可乐上海公司对此虽有异议,但未提交任何足可信赖的依据与之佐证,二审法院不予采纳。

(一审法院认定:根据《专利法》第十六条、《专利法实施细则》第七十六条的规定,确定职务发明报酬应优先适用被授予专利权的单位与发明人的约定或者单位依法制定的规章制度中的规定,如以单位规章制度的规定确定职务发明报酬,则该规章制度应系依法制定,且该规章制度规定的报酬应系合理的报酬。本案中,被告并未举证证明其公司《有关发明奖励和报酬的规定》系依法制定,且该规定所涉职务发明报酬金额与专利实施效益并无关联,与《专利法实施细则》第七十七条规定的法定标准亦存在较大差距,不能认为其规定的报酬金额系合理的报酬。)

综上,二审法院对可口可乐上海公司相应上诉主张均不予支持。

 

裁判结果

陈海东、可口可乐上海公司的上诉请求均不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
  驳回上诉,维持原判。