【百一典型案例】商标驳回复审综合策略
百一视角
本案是百一代理的驳回复审的典型案例。针对二引证商标,百一采取综合策略,分别展开不近似论述。
对于引证商标1,一方面论述两者图样整体构成及局部有明显区别,发音含义差异亦较大。另一方面论述申请商标与引证商标1核定使用的商品不完全相同。同时对引证商标1提出商标撤销申请。
对于引证商标2,两者均有文字及图形构成,一方面详述两者图样从整体到局部都有明显区别,另一方面从发音和含义上看,两者差异较大,中文与图形形成一一对应的关系,很难造成消费者误认。最后对比申请商标与引证商标2核定使用的商品不完全相同。
最终介绍申请人及其商标具有较高知名度和美誉度,商标本身亦具有特殊含义,最终获商评委支持,申请商标在复审商品上的注册申请被予以初步审定。
案情简介
山西原创联盟文化艺术有限公司于2017年4月19日向商标局提出第23669496号商标“小释造物及图”(下文简称“申请商标”)在第19类“石、混凝土或大理石像; 制陶器用黏土; 可塑木料; 石、混凝土或大理石半身雕塑像; 石、混凝土或大理石小雕像; 陶土(原材料); 水泥; 石、混凝土或大理石艺术品; 石、混凝土或大理石小塑像; 石膏”商品项上的注册申请。
商标局根据《商标法》第三十条的规定,以该商标图形部分与陶晓松360103197012190752在类似商品上已注册的第4770146号“图形”商标(以下简称引证商标1)、与广东佛山强辉陶瓷有限公司在类似商品上初步审定并公告的第23317840号“荣耀王者风尚”商标(以下简称引证商标2)近似为由,驳回申请商标在第19类指定商品项上的注册申请。
申请人遂委托百一提起驳回复审申请,请求核准第23669496号商标“小释造物及图”申请商标在被驳回的商品项上的注册申请。同时对第4770146号商标提出商标撤销三年不使用申请。
主要理由如下:
1、申请商标与引证商标1不构成近似。
(1)申请商标与引证商标1图样不构成近似
申请商标由中文及图形构成,“图形”所表达的是一个设计师头像,头发与胡须呈波浪式卷曲状,并对称着环绕头部;圆圆的眼睛炯炯有神,眉毛上挑;宽阔的鼻子,两侧带有虎牙的嘴,整体给人一种感怀匠人之心,极具设计风格。中文是对图形的呼叫和阐释。
引证商标1仅由图形构成,直观看很明显表达的是狮形门环,最外围是两个外粗里细的圆环,里侧圆环内是叼着门环的狮子头;狮子头具有半包围的卷曲头发,三角形眼睛有威严之势,鼻子下方有一张大大的嘴,嘴里叼着圆圆的门环。
从图形上看,一方面两者整体区别明显,申请商标是清晰的人物头像,具有造物主的神话色彩;引证商标1是非常常见的门环造型,外围的门环与嘴刁的门环非常显著,对于申请商品是“非金属建筑材料;非金属建筑物;混凝土建筑构件;水泥;水泥; 石、混凝土或大理石艺术品”等领域的消费者,往往是建筑师、建筑匠人、材料商,对于这些消费者来说,他们应当不会将常见的门环造型与人物头像混淆,再加上申请商标有“小释造物”的呼叫和阐释的因素,发生两者来源的混淆几乎不可能发生。
另一方面,即使是头像,局部区别明显。首先,申请商标是人物头像,引证商标1是狮子头像;第二,人物头像的眼睛、鼻子、嘴的比例和排列与狮子头像中的明显不同,人物头像是国字脸,眼鼻嘴间隔适中,而狮子头像中眼鼻嘴是聚集在一起;第三,两者头发形式明显不同,申请商标的头发和胡须呈波浪式卷曲状,并对称着环绕头部,引证商标1虽然头发也是卷曲,但卷曲的形式和覆盖头部的范围区别明显。
从发音和含义上看,申请商标含有中文“小释造物”,对图形进行呼叫和阐释,与引证商标1区别明显。申请商标中文与图形形成一一对应的关系,很难造成消费者误认。
(2)申请商标与引证商标1商品不完全相同
由此请求保留未重复的不相同的商品项。
(3)申请人已对引证商标1提出商标撤销申请
申请人通过网络、全国主要城市的调查发现,引证商标1在其注册的全部服务项目上,已经连续3年未使用,也未授权他人使用,不仅造成了商标资源的浪费,也对他人正当的注册申请构成障碍。引证商标1满足连续三年停止使用的条件,故申请人根据《商标法》第49条二款之规定提出申请,撤销引证商标全部商品项上的商标专用权。引证商标的撤销申请已于2018年1月提交商标局审查。
2、申请商标与引证商标2不构成近似
(1)申请商标与引证商标2图样不构成近似
引证商标2由中文“荣耀王者风尚”及狮子图形构成,直观看很明显引证商标2图形表达的是盾形外框内的狮子头像,最外围是一个盾形框,盾形框内是带着王冠的狮子头;狮子头的两侧有垂下的直发,狮子的眼睛、鼻子、嘴特征非常明显。
从图形上看,一方面申请商标与引证商标2整体区别明显。申请商标是清晰的人物头像,具有造物主的神话色彩;引证商标2是盾形内狮子头,盾形和狮子头部特征非常明显,对于消费者来说,他们应当可以轻易地直观地分辨出人物头像和狮子头像,再加上人物头像的细节与狮子头像的细节也区别十分明显,最后还有“小释造物”与“荣耀王者风尚”的呼叫和阐释的区分,混淆两个商标的可能性是非常低的。
另一方面即使是头像,局部区别明显。首先,申请商标是人物头像,引证商标2是狮子头像;第二,人物头像的眼睛、鼻子、嘴的比例和排列与标准的狮眼、狮鼻、狮嘴明显不同,人物头像是国字脸,眼鼻嘴间隔适中,而狮子头像中宽大竖直的狮鼻,狮嘴上的胡须,差别非常大;第三,两者头发形式明显不同,申请商标的头发和胡须呈波浪式卷曲状,并对称着环绕头部,引证商标2狮子头发是狮子头的两侧有垂下的直发,两者区别明显。
从发音和含义上看,申请商标含有中文“小释造物”,对图形进行呼叫和阐释,与引证商标2的“荣耀王者风尚”区别明显。中文与图形形成一一对应的关系,很难造成消费者误认。
(2)申请商标与引证商标2商品不完全相同
3、申请人及其商标具有较高美誉度,商标本身亦具有特殊含义
申请人山西原创联盟文化艺术有限公司成立于2016年6月,其倾力打造山西本土文创品牌集群,与国内众多知名文创机构建立合作,获多项荣誉。
“小释造物及图”中“释”是一种阐释、释明,是用设计产品对设计师理念的一种阐释。“释”,舍也,有“舍得、放开”之意,表明设计师用开放的情怀、崇尚自然的方式表达设计理念,“释”也与“师”的同音,代表着“设计师”本身。“小释”是申请人公司的吉祥物,炯炯有神,潜身修行,亦有一鸣惊人之势。“小释造物”表达出一群有共同理念和情怀的设计师不断创造美好的愿望,也表达出设计师在设计时心怀佛性,善者造物,是申请人企业的核心理念。商标“图形”是申请人吉祥物“小释”头像的平面表达。
商评委经审查认为,申请商标与商标局驳回决定引证的第4770146号图形商标、第23317840号商标文字构成、呼叫上区别明显,申请商标与两件引证商标共存于市场,不易导致相关公众混淆误认商品来源,故未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。最终决定对申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。