【案号】（2019）沪0107民初20029号 （2021）沪73民终62号

本案涉及商标权与著作权的冲突，被告以商标注册时，尚未规定“在先权利”为由，辩称不侵犯原告在先著作权。但最终法院仍认为商标的使用不得触犯他人在先著作权。

本案系百一经典案例

【案情简述】

《葫芦兄弟》（又名“葫芦娃”）是美影厂于1986年原创的系列剪纸动画片，被告未经许可，在相关网站上发布大量带有“葫芦娃”动画形象的加盟信息，加盟联系人艾经理在其朋友圈大量散布带有“葫芦娃”形象的产品图片。此外被告微信公众号亦发现大量印有“葫芦娃”人物形象的产品图等大量侵权行为。

被告辩称

1.“葫芦娃”形象系基于他人注册商标的合法授权，获准注册于1993年，当时的法律并未规定商标与在先著作权的冲突问题，所以被告的商业使用完全合法。

2.被告与原告“葫芦娃”美术形象有差别，未侵犯著作权。

3.加盟联系人艾陶在其朋友圈发相关图片仅代表其个人，与被告公司无关。

4.被告被控侵权产品并未实际投产，尚处于宣传阶段，不应计入损失赔偿范围。

【裁判要旨】

一审法院：

1.被控行为构成侵犯原告的著作权

被告在其运营的公众号及相关招商网站上发布有大量带有“葫芦娃”形象的产品图片，可以认定被告实施了该被控侵权行为。

艾陶系被告出资股东之一，艾经理微信朋友圈亦表明了被告身份及招商意图，结合其身份及商业利益最终归属，艾陶微信朋友圈发布被控侵权行为亦可视为由被告实施，代表被告意志。

涉案图案包含了葫芦娃的全部特征，加之文字部分即标注未“葫芦娃”，其指向性明显，实难谓巧合，故法院认定两者实质性相似，构成对原告信息网络传播权的侵害。

2.著作权与商标权冲突问题

被告提供的商标许可人与原告签订的《商标使用许可合同》无原件相互引证，故不予采信。

即使在授权使用事实成立的情况下，法院认为仍构成侵害原告享有的“葫芦娃”美术作品信息网络传播权。涉案作品“葫芦娃”的创作完成及发表时间早于第631343号注册商标申请日，且知名度极高，可认定构成在先权利。

另外，被告不仅在核定使用类别使用该商标，还涉及超出核定范围使用商标，更具有侵权性。

著作权与注册商标专用权作为各自独立的民事权利，具有各自的权利边界，权利人在行使自己合法权利的同时，亦不应侵犯他人的合法权利。即使商标已经获得注册，仍有可能因其侵犯了他人的在先权利，而被禁止使用。

3.被控行为是否构成不正当竞争

艾陶在朋友圈中表明同原告美影厂有合作关系，是国内唯一授权商，这一宣传方式容易误导消费者，引人误解被告及其产品与原告具有特定联系。

综上，被告构成虚假宣传的不正当竞争。

二审维持原判

陈少兰律师

百一知识产权的高级合伙人，曾被评为：

   《世界商标评论》（World Trademark Review）2020年度“商标保护及诉讼”领域杰出个人；国际商标协会公共信息委员会委员；优秀知识产权诉讼卓著团队；全国十佳著作权诉讼律师；上海市徐汇区人民政府兼职法律顾问；上海知识产权服务之星；上海市闵行区知识产权协会专家委员会专家。

    代理的商标行政诉讼案件入选2019-2020年中华商标协会全国优秀商标代理案例，2019-2020年度上海十佳商标代理案例；代理的不正当竞争案件收入2006年上海市高级人民法院知识产权经典案例，《中国知识产权报》、《中华商标》、《上海知识产权》常年专家撰稿人。

The senior partner of Foridom IP Law Firm, who has been awarded as 2020 Outstanding Individual in the Field of "Trademark Protection and Litigation" (World Trademark Review)

Member of the Public Information Committee of the International Trademark Association; 

Outstanding Team of IP Litigation; 

National Top 10 Copyright Litigation Lawyer; 

Part-time Legal Counsel of the People's Government of Xuhui District, Shanghai; 

Shanghai IP Star 2020；

Expert Committee of Shanghai Minhang District Intellectual Property Association.

Mrs. Chen’s case was selected as the National Excellent Trademark Case and the Shanghai Top Ten Trademark  Case 2019-2020. 

One of her unfair-competition cases was selected as Shanghai High People’s Court IP Leading Case.

耿婷律师

专注于商标、著作权、不正当竞争及商业秘密等领域，同时擅长处理商标的确权授权、商标规划布局等。

代表客户：文汇报社、上海美术电影制片厂有限公司、上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司、上海金伯利钻石集团有限公司、山西五台山文化旅游集团有限公司、北京创客互动科技有限公司、一间宇宙（北京）文化有限公司等