已过争议期限的注册商标侵犯他人企业名称简称的司法认定

——上海精密科学仪器有限公司诉上海精学科学仪器有限公司、成都科析仪器成套有限公司擅自使用他人企业名称纠纷案

【裁判要旨】

企业名称简称与该企业能够建立特定、稳定的联系，该企业名称简称应当予以法律保护。他人将该企业名称恶意注册为商标，且该注册商标已过争议期限，在先权利人可以提起侵权民事诉讼，法院应当综合考虑商标注册人的恶意程度、现有的市场格局等因素，给予在先权利一定程度的保护，在权利保护和市场稳定之间进行利益平衡。

【案情】

上诉人（原审被告）上海精学科学仪器有限公司（以下简称为“精学公司”）

上诉人（原审被告）成都科析仪器成套有限公司（以下简称为“科析公司”）

被上诉人（原审原告）上海精密科学仪器有限公司（以下简称为“精科公司”）

1988年3月，上海精密科学仪器公司由15个单位签订协议书组建成立；1996年3月，公司改制登记为上海精密科学仪器有限公司，经营范围为各类科学仪器仪表、光学仪器等。1996年8月1日起，精科公司自办《精科报》（每月一期），主要用于介绍公司及旗下各分厂的经营情况、相关产品情况，并定期向经销商邮寄。《精科报》创刊号上，公司党委书记在《抓好改革促进发展——贺<精科报>创刊》一文中将公司称为“精科公司”。2010年6月10日，中国仪器仪表行业协会出具情况说明，主要内容有：第一，精科公司是目前国内最大的科学仪器制造集团之一，在国内市场享有很高的声誉和市场占有率，是国内分析仪器产业的龙头企业之一；第二，“上海精科”是精科公司在仪器仪表行业内以及国内企业的简称，已被同行所完全认同，只要说到“上海精科”就是指精科公司。

精学公司于2009年10月30日成立，经营范围为精密科学仪器（除医疗器械）加工、生产、销售，仪器仪表、一类医疗器械等的销售，从事精密科学仪器领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。公司网站首页左上角显示了“上海·精科®”标识；同时，在公司网站“721可见光分光光度计”的产品照片上，标有“上海·精科®”标识。

科析公司于1999年9月27日成立，经营范围为科学仪器仪表的生产、销售等。2001年8月，科析公司申请并获注册第1916351号“精科”商标，其核定使用的商品为第9类的光度计、恒温器、精密天平、理化试验和成份分析用仪器等。该商标获准注册后至2009年，科析公司并未实际使用注册商标。

2009年11月，科析公司、精学公司与案外人上海舜宇公司签订《定牌制造（OEM）协议书》，约定科析公司许可精学公司在委托舜宇公司生产的分光光度计、电子天平等相关产品上使用“精科”注册商标，许可使用的期限自2009年12月18日起至2012年11月26日止。精学公司在其网站和产品上使用了“上海·精科®”的标识，科析公司、精学公司在产品上使用“精科”商标。

精科公司认为科析公司、精学公司的行为构成不正当竞争，遂提起诉讼，请求判令精学公司停止使用其企业名称、停止在产品或产品宣传上使用“上海·精科®”标识；精学公司、科析公司停止在第9类商品上使用“精科”商标，并赔偿损失。

【审判】

一审法院认为，第一，在科析公司申请注册涉案商标前，“上海精科”和“精科”已作为精科公司的企业名称的简称予以使用，并具有一定的知名度，实际具有商号作用，故应视为精科公司的企业名称予以保护。第二，科析公司将精科公司在先使用的企业名称简称“精科”注册为商标及予以使用的行为，构成对精科公司企业名称权的侵犯，属不正当竞争行为。第三，精学公司作为涉案注册商标的使用人亦应共同承担侵权责任。精学公司在网站和产品宣传上使用的“上海•精科®”标识中将“上海”与“精科”连用的使用方式与精科公司企业名称的简称相同，这种使用方式会造成相关公众对精科公司和精学公司的商品来源产生混淆，构成不正当竞争。第四，至于精科公司与精学公司的企业名称全称，各自代表了不同的企业，精科公司无权要求精学公司停止使用其企业名称全称。据此，一审法院判决：精学公司停止在商品和商品宣传上使用“上海·精科®”标识，赔偿精科公司经济损失人民币5万元；科析公司、精学公司停止侵犯精科公司企业名称权的不正当竞争行为，赔偿精科公司经济损失人民币10万元。

判决后，科析公司、精学公司不服，提起上诉。二审法院认为，第一，精科公司对于其简称“精科”、“上海精科”经过长期的使用和宣传，在行业内已具有一定知名度，该简称与精科公司之间建立了稳定联系，相关公众在提及该简称时很容易就联想到精科公司。第二，科析公司虽然依法取得了“精科”注册商标专用权，但是其使用“精科”商标仍不得与他人在先权利相冲突。第三，精学公司在网站及宣传产品上擅自使用“上海精科”，明显具有攀附精科公司的“上海精科”简称所承载的商誉，构成不正当竞争。据此，二审法院判决，驳回上诉，维持原判。

【评析】

一、注册商标与企业名称权利冲突的司法处理

注册商标权与企业名称权是两类平行的知识产权，在实践中，由于两项权利注册登记的途径不同，可能会发生权利冲突。人民法院在处理此类纠纷时遇到的第一个问题是，两项权利均得到了行政程序认定，权利发生冲突时，人民法院能否直接受理此类诉讼并作出判决。

在不同时期曾有三种不同做法：一是行政程序排斥民事诉讼程序。理由是经行政程序获得的民事权利，只能经过行政程序才能消灭，法院不宜以民事诉讼解决此类纠纷。二是行政程序优先。即有条件地维护行政程序的优先性，在一定的期限内行政程序未能解决的，由司法程序作出裁决。三是民事诉讼程序不受行政程序的影响，将其直接纳入民事诉讼的范围。随着实践对通过民事司法处理此类权利冲突的需求和认识的发展，第三种观点越来越被接受和赞同。例如，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《若干规定》）第一条第一款规定，“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。”之所以将注册商标与他人在先的企业名称权等权利冲突纳入民事诉讼的范围，主要是因为知识产权无论是否经过行政程序取得，其相互之间的冲突都可以归为民事争议的范畴，人民法院原则上都可以依法受理。本案系注册商标权与他人企业名称简称间的权利冲突纠纷，精科公司以精学公司、科析公司的注册商标侵犯其在先的企业名称简称的权利为由提起诉讼，符合现行法律规定和适用标准，人民法院应当受理。

二、企业名称简称的法律保护条件

我国法律规定了对企业名称权利的保护，但对于企业名称的简称，并没有明确的规定；故司法实践中，对企业名称的简称是否可以受到法律保，认识不一。一种观点认为，我国的《反不正当竞争法》规定了企业名称权的法律保护，而相应司法解释已经对企业名称作出明确的解释，上述关于企业名称的法律规定中，并未涵盖企业名称简称。因此，企业名称简称不应受到法律保护。另一种观点认为，企业名称简称虽然目前法律没有明文规定，但具有相当知名度的企业名称简称，在商业活动中具有识别性，能够起到区分经营主体的作用，具有商业标识的意义；只要在市场上企业名称简称与该企业能够建立特定、稳定的联系，那么该企业名称简称应当视为企业名称予以法律保护。

我们赞同第二种观点。完整的企业名称以及字号受到反不正当竞争法保护，是基于其作为营业标识具有区分市场主体的功能，具有防止混淆的作用。对于具有一定市场知名度、为相关公众所熟知、已实际具有商号作用的企业名称简称，同样承载着企业的声誉，在市场上具有区分市场主体的功能；他人注册商标、域名与该企业名称简称相同或近似，亦可能扰乱市场公平竞争秩序，损害了消费公众利益，导致企业名称简称的商誉被不正当利用，这种情况下，企业名称简称应被视为企业名称并给予保护。可见，企业名称简称受到反不正当竞争法的保护，首要条件是具有一定市场知名度，与企业之间能够建立稳定的指向关系，从而在消费公众中起到区分市场主体的功能，这往往取决于企业自身主动使用和相关公众对该简称与企业关系的认同。

本案中，首先，精科公司最初成立于1988年，在报纸、合同、展览、招聘等对外宣传活动和经营活动中，多次主动地使用“精科”简称。如在精科公司1996年创办的《精科报》创刊词中，将公司简称为“精科公司”；在1997年《精科报》刊载的宣传广告中，使用了“精科的产品”、“精科的承诺”等用语；在1998年1月《向全国广大客户朋友们恭贺新年》、2001年1月《与您共携手 跨入新世纪——向全国客户、新老朋友恭祝新年》等刊登在《精科报》的新年贺词中，亦使用简称“精科公司”。其次，精科公司成立较早，其企业名称“上海精密科学仪器有限公司”没有字号，在这种情况下，企业通常会为方便起见而使用简称。因此，精科公司历来使用“精科”、“上海精科”之简称具有合理性。再次，精科公司提供的39家经销商证明、中国仪器仪表行业协会、上海仪器仪表行业协会的证明等各项证据之间能够相互佐证，证明“上海精科”、“精科”是精科公司的简称。综上所述，结合各项证据可以证明，2001年8月之前，精科公司的简称“上海精科”、“精科”已具有一定的市场知名度，并与精科公司之间建立了稳定的指向关系，该简称应当作为企业名称受到我国《反不正当竞争法》的保护。

三、注册商标已过争议期限的司法救济

本案涉案的注册商标已经过了5年的商标争议期限，在先权利人在商标争议期限内未通过行政程序申请异议，能否通过司法程序进行民事救济并获得支持，以下将对这一问题具体分析。

（一）注册商标已过争议期限不影响民事救济

《商标法》第四十一条规定，对于已注册的商标，侵犯他人在先权利的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。商标法设定争议期限的立法目的主要有两个方面：一方面是督促权利人尽快行使权利，防止在先权利人成为“权利上的睡眠者”；另一方面是维护注册商标权利的稳定性。商标注册之日经过5年，争议商标可能经过使用已经建立了一定的市场声誉，形成了自身的相关消费群体，此时若撤销已注册商标，将极大的破坏已经形成的市场秩序，对商标注册人难谓公平。从《商标法》第四十一条规定可以明确，注册商标经过5年之后（恶意注册的驰名商标除外），商标所有人或利害关系人便丧失在商标评审委员会请求争议的权利，从行政程序上，该商标在事实上成为不可争议的商标。

问题在于此种情况下，商标所有人或利害关系人能否寻求民事救济。我们认为，注册商标已过争议期限并不影响当事人通过司法程序进行民事救济。主要理由有以下两个方面：首先，争议期限属于行政程序救济中设定的期限，行政争议期限是否过期并不影响当事人诉权的行使，没有理由认为争议期过后，当事人丧失了民事救济的权利。其次，在先权利与注册商标权发生权利冲突属于民事诉讼的受案范围，当事人以注册商标侵犯在先权利提起民事诉讼同样不以行政程序前置为条件，对此前文已有论述。目前司法政策也已确认，注册商标已过争议期限并不影响当事人的民事救济。[1]

（二）已过争议期的注册商标司法不予保护的考量因素

通常来说，已过争议期的注册商标其权利基础是稳定的，在司法程序中也应当予以保护，否则不仅会纵容在先权利人滥用权利，而且会破坏业已形成的商标秩序和市场格局。但是在司法实践中，一些商标注册人恶意进行抢注，再通过一些其他手段（如“雪藏”已注册商标）利用商标争议期限的规定，从而使通过不正当手段获得注册的商标“合法化”。对此，有必要进行司法干预，给予在先权利一定程度的保护，实现在先权利人与商标注册人之间利益平衡。在进行司法干预时，具体应当综合考虑已下几方面的因素：

1、商标注册人是否为恶意注册

商标注册人如果是恶意将他人具有一定知名度的企业名称、字号、包装装潢等注册为商标，以谋取不正当的利益，在注册商标争议期限过后，可以通过民法诚实信用原则，或者反不正当竞争法公平竞争原则进行规制，防止恶意注册人利用法律漏洞谋取不正当利益。如果注册人是善意注册，对于争议期限已过的注册商标，原则上司法应当予以保护，否则将使争议期限规定的目的落空，相当于给予在先权利人绝对保护。这种绝对保护也可能产生新的不平衡，如在先权利人本身的权利客体不具有知名度，在先权利人在争议期限内不申请异议，而是待注册商标经过长期使用产生知名度后再去主张权利，谋求更高的利益，则又对商标注册人产生新的不公。

2、是否破坏业已形成的市场格局

如果注册商标经过长期使用后，建立了一定的市场商誉，形成了相对稳定的市场格局，拥有自身的相关公众，在这种情况下，司法干预应当更加审慎。因为商标本身是一种用来区分商品和服务来源的商业标识，当商标经过使用具备了划分市场格局意义的时，在商标案件裁判时就不应漠视客观的市场现状。近几年，最高人民法院司法政策亦多次提及商标法的适用应考虑客观形成的市场格局。[2]如果注册商标已形成具有划分市场格局的意义，即使商标系恶意注册，侵犯他人在先权利的，当事人在商标争议期限过后进行民事救济时，法院在民事责任的承担上仍要考虑业已形成市场格局，在侵权责任的承担上，尽量避免采用停止使用注册商标的方式，可以通过适当加大赔偿力度来进行平衡，防止给现有的市场秩序造成过大的损害。如果注册人在商标获准注册后并未在商品或服务上实际使用商标，或者注册商标没有形成具有划分市场格局意义的商标，法院在侵权责任承担的方式上，则可以根据个案情况选择适用停止使用注册商标的方式。本案中，科析公司在2001年商标获准注册后，长期未在商品或服务商使用该商标，直至2009许可给精学公司使用，该商标虽然获准注册时间较长，但实际使用期限较短，也没有形成划分市场格局的现状，故本案判决停止使用注册商标并不会给市场秩序带来破坏，符合在权利保护和市场稳定之间进行利益平衡的司法政策。

[1] 最高法院发布《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（2009年）第九条规定，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼。

[2] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条：对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商标标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。

（本文作者范静波  未经许可不得转载）