案情简介

案号：上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初12706号

原告：胡东伟

被告：上海浦东张杨第一食品商店有限公司、上海麦好穗食品有限公司

原告胡东伟系“贝儿多爸爸的泡芙工房”商标(以下简称涉案商标)的所有权人，核定服务项目第43类，现在注册有效期内。原告自取得该注册商标专用权以来，通过授权许可或加盟合作的方式，积极推广、使用该商标。原告胡东伟发现被告第一食品公司未经许可，在其经营的位于上海市南泉北路与张杨路交汇处的“第一食品”三鑫店内，在显著位置以“老人头”图像+“贝儿多爸々の泡芙工房”(以下简称被诉侵权标识)的招牌进行经营，被告麦好穗公司为该店铺的实际经营者。原告认为，两被告未经原告许可，擅自在相同或类似服务领域使用与原告注册商标相同或近似商标进行经营，不仅侵犯原告注册商标专用权，也导致原告现有及潜在市场受损，给原告造成了巨大经济损失，故遂诉至法院。

法院观点

法院认为，正如最高人民法院在杭州奥普卫厨科技有限公司与浙江现代新能源有限公司、浙江凌普电器有限公司等侵害商标权纠纷再审案[(2016)最高法民再216号]中所述，商标法所要保护的，是商标所具有的识别和区分商品及服务来源的功能，而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身。因此，商标标识本身的近似不是认定侵权行为是否成立的决定性因素，如果使用行为并未损害涉案商标的识别和区分功能，亦未因此而导致市场混淆的后果，该种使用行为即不在商标法所禁止的范围之中。本案中，原告主张两被告的行为属于在类似服务中使用近似商标的侵权行为。根据《商标法》第57条第2款之规定，两被告构成侵害原告商标权应满足以下三个条件：类似服务、近似商标以及混淆的可能性。对此，法院认为两被告虽然在类似服务中使用了与涉案商标近似的标识，但基于原告就涉案商标的注册、使用情况，被诉侵权标识的使用时间、方式及相关公众的认知情况，两被告对被诉侵权标识的使用不足以导致相关公众的混淆，不构成商标侵权。

两被告使用被诉侵权标识的行为不会造成相关公众的混淆

原告认为由于两被告提供泡芙的行为与原告涉案商标核定服务内容相同或类似，而商标本身构成近似，则必然导致消费者认为二者之间存在某种联系或为同一服务提供者，从而造成消费者混淆。两被告认为其使用被诉侵权标识的时间早于涉案商标的注册时间，且知名度远高于原告，相关公众不可能认为二者存在关联，不会构成混淆。对此，法院认为，识别性是商标的基本功能，因此，在判断相关公众是否产生商品或服务来源混淆或特定关系混淆时应当充分考虑消费者和同业经营者的利益，对于使用时间较长、已建立一定市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应将保护在先商业标识权益与维护市场秩序相协调，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。基于此，法院认为，两被告对被诉侵权标识的使用不会与涉案商标产生混淆。具体理由如下：

1、从使用时间来看。在案证据显示，至少自2008年3月20日起，被诉侵权的贝儿多爸々の泡芙工房的标识作为店招已在中国大陆地区使用。而被告提出涉案商标的申请日期为2011年，注册日期为2012年，被告向法院提交的涉案商标的使用时间为2017年，可见，被诉侵权标识的使用时间远早于涉案商标的申请、注册及使用日期，消费者与被诉侵权标识建立联系的时间也早于涉案商标。

2、从使用方式来看。在案证据显示，被诉侵权标识字体较为特别，具有较强的固有显著性和识别度；原告使用涉案商标为普通打印字体，与被告使用涉案侵权标识的字体区别明显。此外，在实际使用过程中，被告在涉案被诉侵权标识旁亦同时添加使用了显著性较强的老人头图像，该头像与被诉侵权标识结合起来，具有较高的辨识度，消费者通过被诉侵权标识文字本身、其特殊字体以及老人头图像，使之与被告品牌建立了一种较为稳定的联系。此外，从原告提交的使用证据来看，其许可恩记蛋糕店使用涉案商标，该商标并非在店名、店招、室内操作台等显著位置使用，而仅仅在玻璃外墙张贴了含有涉案商标的海报及文字横贴，这种使用方式将导致消费者对涉案商标的辨识度较店名、店招或室内操作台等位置的使用显著弱化，消费者首先注意到的是作为店招、店名的“N記蛋糕店”，而非张贴在玻璃外墙上的海报或文字横贴，这也使得涉案商标作为区别服务来源的识别功能大大降低，消费者混淆的可能性亦大大降低。

3、从被告的主观状态来看。被诉侵权标识中的主要部分“贝儿多爸々”系其获授权的商标中“beardpapa”的音译。同时，被诉侵权标识也是其注册商标的主要部分，作为专门制作、售卖鲜奶泡芙的店铺，被告在其店招中使用“贝儿多爸々の泡芙工房”字样具有一定的合理性和必要性。此外，被告在使用侵权标识的同时，亦附加了识别性较高的老人头图像以示区别，故可以认定被告并未有攀附原告商誉、故意制造相关公众混淆的主观故意。

4、从涉案商标的使用地域范围来看。虽然商标注册的效力及于全国，但在本案被诉侵权标识使用在先、涉案商标注册在后且二者存在一定区别的特定情况下，涉案商标使用范围的大小与混淆的可能性存在正相关的关系，即使用范围越大，相关公众造成混淆的可能性亦越大，反之则亦然。本案中，原告提交的涉案商标的使用证据为与恩记蛋糕店的许可合同，合同的相对方恩记蛋糕店位于河北沧州市。案件审理中，原告曾就涉案商标的使用情况向法院提交了情况说明，但并未提供相关的证据加以证实。即使原告在情况说明中所述事实属实，其许可的沧州市运河区门里门外餐吧等三家单位均已停止营业，且经营地址全部位于河北省沧州市。涉案商标使用范围的相对狭窄亦大大降低了相关公众造成混淆的可能性。

同时，法院认为，在商标侵权判定过程中，注册商标的保护强度应当与其知名度、使用范围、相关公众的认知度相适应，其根本目的是为了给参与竞争的市场主体划定权利边界，避免相关公众产生混淆。如果注册商标的知名度、使用范围、相关公众的认知度的提高使得被诉侵权标识与注册商标产生混淆可能的，可以要求被诉侵权标识附加区别性标识以消除该混淆可能性。如若注册商标的知名度、使用范围、相关公众的认知度的进一步提高使得附加区别性标识仍不足以消除混淆可能性的，则可判处停止侵权。本案中，基于原告涉案商标的知名度不高、使用范围狭窄、相关公众的认知度有限的事实，在被诉侵权标识使用在先、附加识别性较强的老人头图像足以达到消除混淆、将二者明确区别开来的情况下，法院对原告主张两被告构成商标侵权进而要求停止使用被诉侵权标识的诉讼请求不予支持。即使今后出现原告涉案商标使用范围扩大、相关公众认知度提高的情况，基于被诉侵权标识使用在先且已具有一定影响的事实，本案两被告对被诉侵权标识的使用亦属于《商标法》第59条3款规定的在先使用，原告亦无权禁止两被告以本案诉争的方式使用被诉侵权标识。

法院判决

驳回原告胡东伟的全部诉讼请求，原告无权禁止两被告以本案诉争的方式使用被诉侵权标识。